El 27 de diciembre de 2018 se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (enlace al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17769).
El título I del mencionado Real Decreto Ley modifica la vigente Ley de Marcas (en adelante LM), Ley 17/2001, de 7 de diciembre
Esta modificación entrará en vigor el 14 de enero de 2019, con las siguientes excepciones:
Las principales novedades de esta modificación son las siguientes:
Se eliminan las restricciones que imponía la ley anterior a la legitimación, como por ejemplo, la exigencia a las personas extranjeras de la acreditación de una residencia habitual o que tuviesen un establecimiento industrial en territorio españolA partir del 14 de enero de 2019, con la entrada en vigor de las nuevas modificaciones, cualquier persona física o jurídica tendrá libertad plena y sin condiciones para solicitar una marca española.
La anterior LM exigía que el signo distintivo fuera susceptible de representación gráfica.
Con la modificación de la LM solo será necesario que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin especificar el medio para conseguirlo, siempre que esta representación permita al público y a las autoridades determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.
Así se permitirá el registro de marcas formadas exclusivamente por colores, dibujos, la forma del producto o bien por sonidos, siempre y cuando estos signos sean distintivos.
Para hacerlo, no lo regula directamente, sino que remite a la legislación de la Unión y a los Tratados internacionales ratificados por España.
Desaparece la distinción entre la marca notoria y la marca renombrada que se utilizaba anteriormente y solo se prevé una única categoría, la de marca renombrada, tal y como sucede en el derecho comunitario.
Se entenderá por marca renombrada aquella que es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos y servicios.
Así, no se podrán registrar como marca o nombre comercial un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, aunque los productos y servicios solicitados sean diferentes, siempre que la marca anterior sea renombrada y se cumplan las siguientes condiciones:
La prueba de uso es la facultad que tiene el solicitante de la nueva marca que ha recibido una oposición de exigir al oponente la acreditación del uso de la marca que sirve de base a esta oposición, siempre y cuando la marca tenga una antigüedad en el registro de 5 años.
Si la marca que sirve de base a la oposición solo se ha utilizado para una parte de los productos o servicios registrados, se entenderá registrada solo para esos productos y servicios.
La consecuencia de la falta de acreditación del uso de la marca oponente será la desestimación total o parcial de la oposición.
La entrada en vigor de esta modificación queda pendiente de la publicación de la modificación del Reglamento de Marcas.
La OEPM podrá establecer que en casos de renovación total de la marca, el mero pago de las tasas de renovación se considere que constituye una solicitud de renovación en si misma. Esto se prevé para facilitar los trámites administrativos a las personas interesadas.
El registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo de la misma y esto se traduce en la facultad de prohibir su uso a terceros. La modificación de la LM incorpora la facultad de prohibir el uso de la marca como nombre comercial o denominación social (art. 34.3, letra d).
Atendiendo a este artículo, el plazo de 5 años para la acreditación del uso de la marca empezará a contar a partir de los 5 años desde la fecha en que el registro de la marca se afirme, y para evitar cualquier duda, se inscribirá esta fecha en el Registro de Marcas.
Se reconoce al titular de una licencia exclusiva la facultad de interponer acciones relativas a la violación de marcas. El licenciatario no exclusivo deberá pedir permiso al titular de la marca.
