Modificació de la Llei de Marques

El 27 de desembre de 2018 s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats (enllaç al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17769).

El títol I de l’esmentat Reial Decret Llei modifica la vigent Llei de Marques (en endavant LM), Llei 17/2001, de 7 de desembre.

Aquesta modificació entrarà en vigor el 14 de gener de 2019, amb les següents excepcions:

• Els apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 21 LM, que regulen la prova d’ús, entraran en vigor en el moment en què es publiqui el nou Reglament de Marques.
• L’Apartat segon de la Disposició Adicional primera que atorga a la OEPM la competència per declarar la nulitat i caducitat dels signes distintius, entrarà en vigor el 14 de gener de 2023.

Les principals novetats d’aquesta modificació són les següents:

• Llegitimació del sol·licitant de la marca (art. 3 LM). S’eliminen les restriccions que imposava la llei anterior a la legitimació, com per exemple, l’exigència a les persones estrangeres de l’acreditació d’una residència habitual o que tinguessin un establiment industrial en territorio espanyol. A partir del 14 de gener de 2019, amb l’entrada en vigor de les noves modificacions, qualsevol persona física o jurídica tindrà llibertat plena i sense condicions per sol·licitar una marca española.
• Forma de presentació i inscripció de la marca (art. 4 LM).

L’anterior LM exigia que el signe distintiu fos susceptible de representació gràfica.

Amb la modificació de la LM sols caldrà que el signe sigui susceptible de representació en el Registre de Marques, sense especificar el mitjà per assolir-ho, sempre i quan aquesta representació permeti al públic i a les autoritats determinar l’objecte de la protecció que s’atorgui al titular.

Així es permetrà el registre de marques formades exclusivament per colors, dibuixos, la forma del producte o bé per sons, sempre i quan aquests siguin distintius.

• Prohibicions absolutes (art. 5 LM). El legislador opta per reforçar la protecció de:
  • Les denominacions d’origen (lletra h)
  • Els termes tradicionals dels vins (lletra i)
  • Les especialitats tradicionals garantitzades (lletra j).
  • NOVETAT. Les obtencions vegetals (lletra k).

Per fer-ho no, remet a la legislació de la Unió i als Tractats internacionals ratificats per Espanya.

• Desapareix el concepte de marca notòria (art .8 LM).

Desapareix la distinció entre la marca nòtoria i la marca renombrada que es feia servir anteriorment i nomès es preveu una única categoria, la de marca renombrada, tal i com suceeix en el dret comunitari.

S’entendrà per marca renombrada aquella que és coneguda per una part significativa del públic interessat en els productes i serveis.

Així, no podrá registrar-se com a marca o nom comercial un signe que sigui idèntic o similar a una marca anterior, encara que els productes i serveis sol·licitats siguin diferents, sempre que la marca anterior sigui renombrada i es compleixin les següents condicions:

• • Es pretengui obtenir un avantatge comercial de la similitud entre els noms.
  • L’ús de la nova denominació pugui ser perjudicial per a la marca de renom.

• S’incorpora la prova d’ús al dret de marques espanyol (art. 21, apartats 3, 4, 5 i 6 LM).

La prova d’ús és la facultat que té el sol·licitant de la nova marca que ha rebut una oposició d’exigir a l’oponent l’acreditació de l’ús de la marca que serveix de base a aquesta oposició, sempre i quan la marca tingui una antiguitat en el registre de 5 anys. 

Si la marca que serveix de base a l’oposició només s’ha fet servir per una part dels productes o serveis registrats, s’entendrà registrada només per a aquests productes i serveis.

La conseqüència de la manca d’acreditació de l’ús de la marca oponent serà la desestimació total o parcial de l’oposició.

L’entrada en vigor d’aquesta modificació queda pendent de la publicació de la modificació del Reglament de Marques.

• Facilitats a l’hora de renovar la marca (art. 32 LM). L’OEPM podrà establir, que en casos de renovació total de la marca, el mer pagament de les taxes de renovació es consideri que constitueix una sol·licitud de renovació en si mateixa. Això es preveu per tal de facilitar els tràmits administratius de les persones interessades. 
• Drets conferits per la marca (art. 34 LM). El registre d’una marca confereix al seu titular el dret exclusiu de la mateixa i això es tradueix en la facultat de prohibir el seu ús a tercers. La modificació de la LM incorpora la facultat de prohibir l’ús de la marca com a nom comercial o denominació social (art. 34.3, lletra d) 
• Ús de la marca (art. 39 LM).

Atenent a aquest article, el termini de 5 anys per a l’acreditació de l’ús de la marca començarà a comptar a partir dels 5 anys des de la data en què el registre de la marca sigui ferm, i per evitar cap dubte, s’inscriurà aquesta data en el Registre de Marques.

• El licenciatari exclusiu podrà efectuar accions relatives a la violació de marques (art. 48, apartats 7 i 8, LM). Es reconeix al titular d’una llicència exclusiva la facultat de interposar accions relatives a la violació de marques. El licenciatari no exclusiu haurà de demanar permís haurà al titular de la marca. 
• La competència per declarar la nulitat i la caducitat dels signes distintius li correspondrà a la OEPM a partir del 14 de gener de 2023(Disposició adicional primera, apartat 2, LM).